¡Modificación de la Ley de Marcas!

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con el objeto de trasponer la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en dicha materia.  Dicha normativa, conforme a la disposición final séptima entra en vigor hoy lunes 14 de enero de 2019, a excepción de los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 21 (relativo a la suspensión de la solicitud del registro de marca y la oposición), que lo harán el día en que, conforme a lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos y el apartado 2 de la disposición adicional primera, que lo hará el día 14 de enero de 2023.

La nueva redacción no contiene grandes modificaciones sustanciales respecto a los conceptos, pero sí se introducen pequeños matices como lo relativo a la marca o nombre comercial notorio y renombrada que pasa a denominarse únicamente como la del renombre de España o de la Unión Europea. En cuanto al concepto de marca, únicamente se exige que el signo sea susceptible de representación en el registro, ya no es necesario que sea exclusivamente gráfico, siendo necesario que sea posible no solo por la autoridades, sino también por el público en general, la identificación del objeto que se pretende proteger con el acceso al registro, por lo que con esta nueva redacción se podría abrir la vía de otras marcas como las olfativas o sonoras, entre otras.

En cuanto a los derechos conferidos por el registro se incluye la cláusula que establece que “los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada” tal y como recoge la exposición de  motivos del RDL 23/2018, dicha cláusula ya estaba incorporada en el art 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Se otorga, al igual, al titular del derecho marcario la facultad de ejercitar los derechos conferidos contra mercancías procedentes de terceros países que aunque no sean comercializadas libremente, que tengan un signo idéntico. En cuanto a los límites, destaca el apartado 3 del art 37 que indica que “el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”

Si destacan las novedades en el aspecto procedimental, en los casos de oposición al registro de marca se podrá exigir al oponente prueba que acredite el uso de la marca anterior. El conocimiento de las causas de nulidad y caducidad (Título VI de la Ley) serán competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque se establece la posibilidad de que sean planteadas por la vía reconvencional ante la jurisdicción civil en el seno de un procedimiento de violación de marca. Ante la concurrencia de la vía civil y la administrativa, la nueva redacción de la ley realizar un análisis de los efectos de cosa juzgada y la firmeza de las resoluciones administrativas, dentro del título mencionado anteriormente, debe tenerse en cuenta que estos procedimientos no entrarán en vigor, ante la falta de medios de la OEPM hasta 2023.

Con la nueva regulación se pretende, una mayor protección los titulares de los derechos marcarios, armonización las normativas estatales y de la Unión Europea y con la agilización de los procedimientos.

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