El titular de una marca registrada tiene un derecho exclusivo sobre la misma, si bien este no es absoluto puesto que tiene limitaciones, alguna veremos en el presente post.
Partimos del concepto de marca que nos lo da el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (SP/LEG/2460) que dispone: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.
Pro su parte el artículo 34 Derechos conferidos por la marca: “1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.
- Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:
- a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
- b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.
En el presente veremos limitaciones a este uso en cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo Sala Primera, de lo Civil, 725/2021, de 26 de octubre (SP/SENT/1117724) analiza el caso en el que se limita el uso a la titular de la marca ZARA frente a una página web que ofrecía entre las suscripciones una serie de premios, siendo uno de ellos una tarjeta regalo de Zara por importe de mil euros, empleando para ello el logo o signo de Zara, el grupo titular de la marca presentó demanda por el empleo que se había realizado de su signo por la demandada para distintas campañas publicitarias, se ejercitó la acción marcaria de infracción del derecho de exclusiva por riesgo de confusión y por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado, subsidiariamente también ejercitó acciones de competencia desleal, porque los hechos reseñados constituían una conducta tipificada en los arts. 4, 12 y 22.6.b) LCD (SP/LEG/2413) , dichas acciones fueron desestimadas tanto en las distintas instancias hasta llegar al T. Supremo que también desestima el recurso de casación formulado.
Cabe traer al presente post lo dispuesto en la sentencia en su fundamento de derecho tercero, donde se fija la posición al respecto, señalando: “2. Desestimación del motivo. El art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de «prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (…) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».
Este precepto es la trasposición que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, hizo del art. 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que habilitaba a «cualquier Estado miembro» para «disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».
Existe una doctrina muy consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, interpretando estos preceptos, ha establecido pautas para poder apreciar que una marca es notoria y también respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.
De acuerdo con estas pautas interpretativas provenientes del TJUE, este Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que se contiene en la Sentencia 450/2015, de 2 de septiembre:
«Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que «la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca».
«En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 («Intel-CPM»), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que «cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior»; y concluye después que «el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo».
Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), «(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre». Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 («Intel-CPM»)], sin que deban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.
«Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), «(e)l concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre»».
- En nuestro caso, no hay duda de que la marca de la demandante ZARA es renombrada. Al mismo tiempo está acreditado en la instancia que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios en el año 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo de 1.000 euros de ZARA. De este modo se cumplía el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba. Si no fuera porque el uso realizado por el signo ZARA se ha considerado descriptivo, la conducta de la demandada podría haber quedado encuadrada en el art. 34.2.c) LM, siempre que se acreditara que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o que perjudicara su distintividad o notoriedad.
La primera y principal razón aportada por el juzgado para negar la infracción de la marca se contiene en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia, y era la consideración de que el uso realizado de la marca ZARA por la demandada era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM. Luego, a mayor abundamiento, el juzgado negó que concurrieran los requisitos exigidos por el art. 34.2.b) y c) para que existiera infracción de la marca.
La Audiencia, que confirmó la desestimación de las pretensiones basadas en la infracción de la marca ZARA, no argumentó nada sobre la primera y principal razón de su desestimación, el uso descriptivo de la marca del art. 37 LM, sin perjuicio de que atendiera a otra cuestión relacionada con lo que consideraba eran requisitos para la infracción de la marca notoria, y entendiera que la conducta de la demandada no entrañaba un perjuicio de las funciones económicas de la marca.
El recurso de casación combate esta última conclusión y se esfuerza en argumentar por qué «no se trata de un requisito adicional de la infracción, sino que es un rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombrada expresamente tipificadas en el precepto citado – art. 34.2.c) LM-«.
Sin perjuicio de que conforme a la jurisprudencia mencionada el recurrente pudiera tener razón, en este caso sería irrelevante porque la primera razón por la que se rechazó que hubiera existido infracción de su marca es que el uso realizado por la demandada era descriptivo, conforme al art. 37 LM. En ningún caso la estimación del motivo podría tener efecto útil, ya que el tribunal de primera instancia apreció ese uso descriptivo, lo que, al no ser rebatido por la Audiencia, que además confirmó el fallo de primera instancia, debía haber sido combatido en casación y no lo fue.
En realidad fue combatido a través del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal, al impugnar la valoración de la prueba relativa a un hecho sobre el que se apoyaba la valoración jurídica del uso descriptivo de la marca ZARA. En la medida en que ese motivo del recurso extraordinario por infracción procesal ha sido desestimado y en casación no se combate la valoración jurídica por la que en la instancia se apreció el uso descriptivo de la marca ZARA, que constituía un límite al derecho de esta marca según el art. 37 LM, debemos ahora desestimar el motivo de casación.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a la que venimos refiriéndonos con la abreviatura LM, al regular los efectos del registro de marca, se refiere en primer lugar, en el art. 34, a los derechos conferidos por la marca, y en concreto en el apartado 2 al ius prohibendi. Y, más adelante, el art. 37 LM establece una enumeración de limitaciones del derecho de marca, supuestos en que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, eso sí conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Uno de estos supuestos, en la redacción originaria de la ley, que es la aplicable al caso, es cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio (letra c). Bajo este supuesto debía entenderse incluido, como explicita ahora la Ley tras la reforma introducida por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, (SP/LEG/25379) el uso de la marca para «designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos». Esto es lo que entiende el tribunal de apelación que ha hecho la demandada al emplear el signo ZARA para publicitar que uno de los premios del sorteo en que se participaba con la adquisición del servicio ofertado por la demandada, era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA.”
De manera que el titular de una marca registrada como es la de la actora no puede prohibir su uso cuando se hace no para referirse a productos o servicios sino para referirse a uno de los premios del sorteo, una tarjeta regalo, lo que es un uso descriptivo y por tanto una limitación para el titular de la marca y tampoco supone un perjuicio económico para el titular de la marca.
La condena en costas en los procedimientos de nulidad de cláusulas abusivas de entidades bancarias
