El titular de una marca además de tener el derecho de la misma con toda su protección, tiene también la obligación de usarla.
Así la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (SP/LEG/2460) nos da el concepto de Marca en su artículo 4, que dispone: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
- b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.
Para tener la protección que la ley de Marca otorga al titular de la misma en el mercado, tiene la obligación de usarla, de hacer un uso efectivo de la misma.
Así sobre este uso efectivo nos señala la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 650/2021, de 29 de septiembre (SP/SENT/1116003): “Para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el tráfico económico, sino que se exige, además, la concurrencia de los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, C-40/01, Ansul; 15 de enero de 2009, C-495/07 , Silberquelle/Maselli; 18 de abril de 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG; 17 de julio de 2014, C-141/13, Reber Holding GmbH; 8 de junio de 2017, C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH; y 29 de noviembre de 2018, C-340/17, Alcolock):
- El uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.
- El uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.
- El uso debe realizarse conforme la función esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada
- El uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.
- El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.
- El uso no puede ser simbólico.
- El uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca (productos o servicios de esa clase)”.
Dicha obligación de uso viene recogida actualmente en el artículo 39 de la citada Ley, denominado “Uso de la marca”.
La consecuencia propia de la falta del uso de la marca será la caducidad de la misma, así el artículo 54 dispone: “Caducidad
- Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.”
Esto lleva a plantarnos el dilema sobre la caducidad parcial, esto es si el uso real y efectivo se hace sobre determinados productos o servicios que están bajo la marca y si es posible declarar la caducidad parcial de la marca para aquellos productos o servicios en los que no se acredita el uso real y efectivo de la misma.
La Directiva UE 2015/2436 de 16 de diciembre, dispone en su artículo 7: “Cuando el motivo de denegación del registro o la causa de nulidad de una marca solo exista para una parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate”.
El artículo 54.2 de la Ley de Marcas dice: “Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados”.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 611/2019, de 14 de noviembre, (SP/SENT/1024343) dispone: “si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección en un procedimiento de oposición de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada (…). Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto procede observar que resulta imposible en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de parte de los productos o servicios pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos sino nicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes».
Conforme a lo expuesto el uso parcial de una marca produce efectos solo respecto de los productos y servicios efectivamente usados, pero no respecto de los productos y servicios incardinados en una misma categoría, aunque no hayan sido efectivamente utilizados, resolviendo en este sentido el Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de septiembre de 2021 citada que declara la caducidad parcial de distintas marcas en relación a productos y servicio no usados salvo los acreditados, consistentes principalmente la marca usada para el producto de aceitunas de todo tipo referido.
