¿Puede el registro de una marca de color vulnerar la libre competencia?

Carlos Pérez Gil

Redacción Jurídica de Sepín

Es de sobra conocida, en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, la importante modificación introducida por la Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al incluir la posibilidad de constituir marcas por medio, no ya de signos, palabras, dibujos, cifras etc, sino de colores.

Ello puede suponer, con sumo acierto, una nueva esfera de protección de los derechos conferidos por toda marca al ampliar el abanico de elementos distintivos con posibilidad de registrarse. Conviene recordar que toda marca, conforme al artículo 3 de la Directiva 2015/2436, tiene la consideración de tal siempre que los signos, palabras, cifras, colores, formas o sonidos, sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Por lo tanto, parece positivo el hecho de que ahora todo titular que posea una marca renombrada (debemos tener presente la desaparición de las marcas notorias) compuesta en parte por color, siempre que se den determinados elementos, podrá registrarla y, de esta forma, aumentar su protección.

¿Por qué hablamos de renombre? ¿Acaso no toda persona, física o jurídica, tiene la posibilidad de registrar como marca un color distintivo que emplea?

La respuesta es breve y dolorosa, NO.

Una marca, al conferir una distinción dentro del mercado, otorga una posición dentro del mismo que, dependiendo de su influencia en el sector en el que desarrolle su actividad, comportará un mayor o menor conocimiento por parte del público respecto de sus elementos distintivos. Por ello, para que pueda registrarse una marca color será necesario que tenga un alto grado de reconocimiento por parte del público, porque si no ¿qué distinción en el mercado otorgará a X el azul de su marca respecto del azul de Z, competidor suyo?

Veamos un ejemplo de la problemática. Precisamente (hablando de azules), en 2015 tuvo lugar la sentencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán) en la que NIVEA y DOVE (Beiersdorf y Unilever) se disputaban el azul de sus mundialmente conocidos productos.  El Bundesgerichtshof estableció, acertamente desde mi punto de vista, el hecho de que “la función principal de la marca es garantizar la identidad de origen de los productos o servicios etiquetados. Dado que la mera ausencia de un carácter distintivo justifica un motivo de rechazo, debe aplicarse una escala generosa, de modo que cualquier grado de carácter distintivo sea suficiente para superar el obstáculo a la protección”.

Basta decir que ello es desarrollado a lo largo de la sentencia con objeto de matizar ese “grado de carácter distintivo suficiente”. Obviamente, no vale cualquier grado distintivo sino que debe ser un grado “relevante”. Por ello Beiersdorf, asesorada por el abogado Peter Baukelmann, llevó a cabo una evaluación del carácter distintivo en la que participaron 2000 personas.

El abogado defendía en todo momento que el color azul no es sólo un elemento decorativo de Nivea sino que constituye por sí mismo un elemento distintivo de la línea cosmética desde 1925.

Los resultados arrojados por la evaluación fueron positivos pero, a juicio del Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) el hecho de que el 58% de los encuestados asociasen dicho color azul (pantone) a Nivea no era suficiente sino que debía ser de, al menos, el 75 %.

Al fin y al cabo, el Bundesgerichtshof terminó realizando una argumentación en la que estableció que “la circunstancia de que una parte importante del público objetivo puede asignar el producto representado a una compañía específica básicamente también hace saber que los bienes se conocen como una indicación de origen”, dando por válida la cuota del 58 %.

Con ello, no sólo se establece una importante excepción a la norma, sino que queda patente el deber de tener un alto grado de reconocimiento por parte del público para poder registrar una marca color, sin embargo, ¿qué pasaría si mi color azul, presente en la marca con la que llevo comercializando años, parecido pero no igual al de mi competencia, es también reconocido suficientemente conforme al criterio expuesto? La respuesta es aún más dura. Como la diferencia no sea perceptible a ojos del público, es decir, sea lo suficientemente distintiva, no podrás registrarla pese a ser un Pantone diferente. 

¿Y ahora, sigue siendo positiva la posibilidad de poder registrar colores cuando puede convertirse en un obstáculo más en la defensa de la libre competencia?

One thought on “¿Puede el registro de una marca de color vulnerar la libre competencia?

  1. Evidentemente son normas retrogradas que desafortunadamente tienen gran acogida dentro del hemisferio europeo del sur. Hay que fijarse en los britanicos y los escandinavos, que abarcan y abogan por una gran defensa de la competencia libre, y no la farsa falsa del derecho comunitario(aleman) que solamente estanca la creacion de riqueza – y de ahi puestos de trabajo, salarios altos y etc etc.

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