El Barça, cuestión de marca y métodos extrajudiciales de resolución de conflictos

Gema Murciano Álvarez

Documentación Jurídica de Sepín. Mediadora familiar. Abogada

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha resuelto (DES2017-0033), este 21 de agosto, la disputa sometida a su conocimiento cuyo objeto eran los nombres de dominio “barsa.es” y “barça.es”.

Estos nombres figuraban registrados a nombres de otras entidades. El primero de ellos albergaba una página web en la que se muestran diferentes enlaces a otras webs, al tiempo que pone el dominio litigioso en venta, y el segundo nombre estaba en desuso.

El debate se centra en si se podría considerar que los registros de dichos nombres de dominio tienen un carácter especulativo o abusivo.

Los requisitos cumulativos para que puedan darse esas notas de especulación o abuso son los siguientes:

– Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer derechos previos.

– Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

– Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En relación con el primer punto -identidad del dominio o similitud que pueda crear confusión respecto de quien alega poseer derechos previos-, la demandante, es decir, el Club, es titular de varios registros de marca españoles y europeos que contienen la denominación “barça” y de un registro de marca español que consiste en la denominación “barsa”, que son válidos, ya que se encuentran todos ellos registrados y vigentes en España. En consecuencia, el experto considera que ostenta derechos previos.

Los nombres de dominio en disputa incluyen de forma íntegra e idéntica los distintivos “barça” y “barsa”,  distintivos registrados como marca por el demandante.

Durante el debate se llega a la conclusión de que la extensión de dominio “.es” carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, luego no puede considerarse como una diferencia que excluya el riesgo de confusión entre los nombres de dominio en disputa y los derechos previos que ya ostentaba el Club demandante

Corolario de lo anterior, los nombres de dominio en liza resultan idénticos a las marcas del Club y, por tanto, se da por cumplido el primer requisito para considerar que poseen un carácter abusivo.

En relación con los derechos e intereses legítimos y ante la dificultad de una prueba negativa por parte de la demandada, “constituye un principio consolidado en relación con la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes”.

Teniendo en cuenta que la parte demandada no ha contestado la demanda, no cabe duda de que dicha circunstancia es un indicio a favor del Club, máxime si de la documentación aportada se desprende que los nombres litigiosos no se corresponden con el nombre de la demandada, no es titular de ninguna marca, con efectos en España, que contenga ninguna de las denominaciones disputadas, y tampoco ostenta ninguna licencia o derecho para usar dichas marcas ni está vinculada al Club.

La no contestación de la demanda, además, impide conocer si se ha usado (o se han iniciado preparativos) para la utilización de dichos nombres, y, como ya se ha mencionado ut supra, uno de ellos se limita a ofrecer el dominio cuestionado en venta y un listado de webs de terceros sin relación con el Club y el segundo se encuentra en desuso.

Por todo ello, se concluye que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre dichas denominaciones.

Respecto al último requisito que debe ser cumplido relativo al uso de la mala fe, cabe destacar que, para determinar la existencia de mala fe en el registro, debe ser notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa.

El Club aportó diversa documentación para justificar que sus marcas, barça y barsa, gozan de notoriedad en España dentro de su sector principal de actividad, como club de fútbol, siendo conocido comúnmente con esta misma denominación, que, en ambos casos, se pronuncia de forma equivalente, como “barsa”.

No obstante, es fácilmente comprobable que dichas marcas gozan de una amplia difusión en Internet, de hecho, los partidos disputados por la demandante se difunden a nivel nacional e internacional por medios televisivos y las noticias sobre los mismos son accesibles por cualquier medio informativo, ya sea televisivo, radiofónico, o en prensa escrita y on-line.

Esta notoriedad y fuerte presencia en Internet hace improbable que la demandada no conociera el distintivo que identifica al demandante y su actividad, en el momento en que solicitó el registro de los nombres de dominio en disputa. Es, por tanto, difícil imaginar que se haya elegido el registro de los nombres de dominio en disputa de manera casual, lo que, atendiendo a las circunstancias del caso, lleva a la conclusión de calificar su actuación como de mala fe, teniendo en cuenta la confusión por asociación que estos nombres de dominio generan con las marcas notorias del demandante.

A mayor abundamiento, la parte demandada ya lo había sido en otros procedimientos relativos a otros nombres de dominio, de lo que se infiere que existe un patrón de conducta tendente al registro de nombres de dominio relativo a marcas notorias con intención de lucrarse injustamente de su notoriedad.

La resolución también indica que “numerosas decisiones han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta de la demandada“.

También es contrario a la mala fe la posesión de un dominio con enlaces patrocinados por terceros donde, presumiblemente, se obtiene un beneficio económico directamente proporcionado con el número de usuarios que acceden a la misma, obviamente, por la confusión en la denominación, dándose un supuesto de equivocación y aprovechamiento del prestigio conseguido por el Club.

Dándose por cumplido el tercer requisito, la decisión final considera que sean transferidos al F.C. Barcelona los nombres de dominio en disputa: “barsa.es” y “barça.es”.

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