Marca, nombre comercial y nombre de dominio ¿Qué conflictos pueden surgir?

Sandra Gamella Carballo

Directora de Sepín Nuevas Tecnologías

Tanto el concepto de marca como el nombre comercial son signos distintivos que confieren al titular el derecho exclusivo y excluyente de uso de los mismos. La marca consiste en un signo utilizado para diferenciar los productos o servicios del comerciante, mientras que cuando hablamos de nombre comercial hacemos referencia a la identificación de la empresa en el tráfico mercantil (no debemos confundirlo con la denominación social que se refiere a la persona jurídica como sujeto de relaciones, derechos y obligaciones, inscribible en el Registro Mercantil). Tanto la marca como el nombre comercial son objeto de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

El  nombre de dominio consiste en la dirección web de una empresa (URL), permite tanto identificar al empresario en internet como a  sus productos y/o servicios. En la actualidad disponemos de tres tipos de niveles.

En primer lugar encontramos los dominios de primer nivel son los acabados en “.com”, “.gob” o “.org” dichos nombres no llevan ningún tipo de control previo, y se asignan por orden de llegada por el ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Los de segundo rango, “.es” son asignados por Red.es (entidad pública empresarial española dependiente de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital), en este caso si se hace un control previo no pudiendo coincidir con otros ya otorgados, se deberán cumplir con ciertos requisitos de sintaxis, existiendo una serie de conceptos que no puede ser utilizados. El último nivel, es también otorgado por el mismo organismo, se trata de aquellos terminados en “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gob.es” y “.edu.es”, su asignación atiende a un criterio de prioridad temporal. Los terminados en “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, también tienen que cumplir con normas de sintaxis y no pueden incluir términos reservados recogidos en una serie de listas, mientras que “.gob.es” y “.edu.es” se verificará con carácter previo a su asignación el cumplimiento de los requisitos de legitimación contenidos en la normativa vigente.

En cuanto a los conflictos que puedan surgir entre los tres conceptos anteriormente definidos, debemos tener en cuenta que la OEPM no tiene competencia en asuntos relacionados con los nombres de dominio, por lo que se deberá acudir a los Tribunales o a sistema de arbitrajes generalmente internacionales, para resolver las controversias surgidas.

La ciberocupación o cybersquatting, consiste en la apropiación de dominios. Se refiere al registro, tráfico o uso del nombre, generalmente de mala fe de los mismos. El principio por el que se rigen su asignación, el primero que llega tiene prioridad -first come, first served-, está propiciando el aumento de estas situaciones y convirtiéndolo en la principal controversia, cuyo objeto son las posteriores reventas.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha indicado tres parámetros que nos indica que estamos ante una ciberocupación, por un lado que el nombre de dominio y la marca registrada sea muy similar, que el propietario fraudulento no tenga derecho o interés legítimo sobre la marca registrada, o el uso de mala fe.

Ante un caso de cybersquatting en primer lugar debemos tener en cuenta lo indicado anteriormente, la OEPM no tiene competencia sobre estos asuntos, pudiendo presentar demanda ante los Tribunales, puesto que tanto la Ley de Marcas como la Ley de Competencia Desleal amparan estas situaciones o acudir al ICANN, que establece un procedimiento denominado Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP), tramitado a través de la OMPI. Red.es tiene un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para los “.es”.

Para resolver las controversias entre los derechos de propiedad industrial, los nombres de dominio y las denominaciones sociales debemos tener en cuenta, al igual que con el dominio, la prioridad temporal como criterio principal de registro. Por otro lado tal y como indicó la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Valencia, n.º 1, 185/2019la principal  diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos trascendentales en derecho marcario, los principios de territorialidad y de especialidad”

Si ocurre de que un nombre comercial o marca con otros iguales o semejantes, podemos ante los Tribunales denunciar tal situación, pudiendo solicitar el cese el uso  (art 34.3 d LM), pudiendo incluso obligar a la modificación de la denominación social. Si lo coincidente es el nombre de dominio son el signo distinto, podrá pedirse su cancelación en base al art. 34.3 f LM.

Si se pretende el registro de una marca o nombre comercial o nombre de dominio similar a una denominación social, en vía administrativa podrá oponerse el titular siempre teniendo en cuenta el art 9.1.d LM o solicitar la nulidad de registro en vía Judicial.

El último supuesto se plantearía cuando existe un nombre de dominio anterior, y un tercero presenta la inscripción de una marca, nombre comercial o denominación, en vía judicial amparándose en la ley de competencia desleal y de Marcas, se podrá solicitar la nulidad del registro.

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